Legalloyd Blog - Hoe bescherm ik mijn merk?

Hoe bescherm ik mijn merk?

In mijn vorige blog heb je kunnen lezen wat een merk is en waarom het verstandig is om je merk te beschermen. Je moet je merk inschrijven in de registers om een officieel merk te verkrijgen. Dit kun je zelf doen of laten doen door een advocaat of 'merkgemachtigde'.

Als je je merk wil beschermen/registreren, zijn verschillende vragen van belang:

  • Hoe verhoudt het merk zich tot oudere merken?
  • Voldoet het merk aan de eisen voor merkinschrijving?
  • In welk gebied wil je je merk (laten) beschermen?
  • Voor welke producten en diensten wil je het merk inschrijven?

Verhouding met oudere merken

Voordat je het merk gaat inschrijven, is het verstandig om te controleren of jouw merk niet conflicteert met oudere (eerder ingeschreven) merken. Het oudste merk gaat namelijk voor in het geval er een conflict ontstaat. Ook kan een ouder merk de inschrijving van een conflicterend merk proberen tegen te houden. Je kunt hier controleren of het merk al staat ingeschreven .

Je kunt het onderzoek ook uitbesteden aan een advocaat of een merkgemachtigde. Zij kunnen de resultaten en risico’s van het onderzoek analyseren. Het is om te beginnen van belang te controleren of het merk dat je wilt hebben al "bezet" is. Er mag namelijk geen verwarring ontstaan met een ander merk, voor bijvoorbeeld dezelfde producten of diensten.

Voldoet het teken aan de eisen voor merkinschrijving?

Een merk moet aan een aantal vereisten voldoen om ingeschreven te kunnen worden. Vereist is dat het merk:

  1. Voldoende onderscheidend is voor de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven, en;
  2. Duidelijk en precies is omschreven, zodat het voor anderen duidelijk is wat je precies als merk hebt ingeschreven.

In welk gebied wil je het merk beschermen?

Er zijn verschillende niveaus waarop een merk ingeschreven kan worden. Hoe groter het niveau, hoe hoger de kosten. Maar ook: hoe groter de beschermingsomvang. Op welke niveaus kan een merk ingeschreven worden?

Benelux
Met een Benelux-merk krijg je het exclusieve recht op het gebruik van jouw merk in Nederland, België en Luxemburg. Hiervoor moet het merk geregistreerd worden bij het Benelux-Merkenbureau (het BOIP). Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (het BVIE) bevat de belangrijkste regels voor Benelux merken.

Europese Unie
Een Uniemerk geeft bescherming voor alle landen van de Europese Unie. Jouw merk moet dan geregistreerd worden bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). De wettelijke regels hiervoor staan in de  Europese Merkenverordening. Deze regels zijn bijna gelijk aan de regels voor Benelux merken. Dit komt doordat het merkenrecht in Europa grotendeels gelijk is getrokken door de Merkenrichtlijn (de MRI).

Internationaal
Een internationaal merk geeft bescherming in landen die lid zijn van de Overeenkomst van Madrid. Je kunt met een internationale inschrijving bescherming krijgen in meer dan 100 landen binnen en buiten Europa (waaronder China, de VS en Japan). Het merk wordt geregistreerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Een Internationaal merk moet wel gebaseerd worden op een basisregistratie van een Benelux merk of Uniemerk. Een Internationaal merk vraag je dan ook aan bij het BBIE of het EUIPO. Bij die aanvraag moet je aangeven in welke landen het merk beschermd moet worden. De regels die van toepassing zijn op de inschrijving worden bepaald door het merkenrecht van de landen waar je het merk wilt beschermen. De aanvraag voor een Internationaal merk is dus eigenlijk een aanvraag voor allemaal losse nationale inschrijvingen.

Voor welke producten en/of diensten ga je het merk inschrijven?

Een belangrijk onderdeel van de inschrijving is voor welke producten en diensten je je merk registreert. In de registers worden de verschillende categorieën "klassen" genoemd. Je kunt je merk voor één klasse inschrijven, maar ook voor meerdere klassen. In dit kader is van belang welke klasse:

  • Het best past bij de producten of diensten waarvoor je het merk nu gebruikt;
  • Geschikt is voor toekomstig gebruik van je merk;
  • De minste kans geeft op conflicten met andere (oudere) merken.

Het is verstandig van te voren over deze vragen na te denken, zodat je merk ook beschermd is als je onderneming zich ontwikkelt. Je doet er verstandig aan om advies in te winnen over welke klassen je het merk het beste kunt inschrijven. Geef in elk geval zoveel mogelijk klassen op. Een ruime inschrijving kan in de toekomst altijd van pas komen.

Neem als voorbeeld de sieradenwinkel Bijou Brigitte. Zij heeft haar merk ingeschreven voor sieraden (klasse 14), maar ook voor kleding, schoeisel, hoofddeksels en sjaals (klasse 25) en zelfs voor papier en verpakkingen (klasse 16).

Elke klasse heeft bovendien een eigen algemene omschrijving. Je kunt er ook voor kiezen om je producten of diensten in eigen woorden te omschrijven, zodat je ze meer kunt toeschrijven naar jouw precieze producten of diensten. Jouw merk is namelijk alleen beschermd voor de omschrijving waaronder je het deponeert in de registers. Het is dus belangrijk dat de omschrijving goed aansluit op je gebruik van het merk.

Een paar aandachtspunten

  • Als je het merk eenmaal hebt ingeschreven dan is het 10 jaar geldig. Dit geldt voor alle soorten merken, dus in de Benelux, Europese Unie en op Internationaal niveau. De registratie kan vervolgens onbeperkt worden verlengd. 
  • Het ®-teken staat voor registered trademark. Dit teken mag pas gebruikt worden als het merk is goedgekeurd en officieel is ingeschreven in de registers. Tussen het moment dat het merk is gedeponeerd en de uiteindelijke inschrijving kun je het ™-teken gebruikt worden als het om producten gaat, of het ℠-teken als het om diensten gaat. Hiermee geef je aan dat het merk nog niet is geregistreerd, maar wel bezet (je merk is dus nog niet geregistreerd in het register maar wel al gedeponeerd). Deze tekens hebben overigens (in Nederland) geen juridische functie, maar ze zijn wel handig als waarschuwing. In sommige landen is onterecht gebruik van deze tekens verboden, dus kijk er wel mee uit!
  • Voor Uniemerken geldt een “alles of niets” principe. Dit betekent dat het merk in álle EU-landen aan de voorwaarden moet voldoen. Wanneer je een Uniemerk aanvraagt, wordt voor alle EU-landen onderzocht of je merk aan de wettelijke voorwaarden voor registratie voldoet. Dit betekent onder andere dat je merk onderscheidend en niet beschrijvend moet zijn in al die landen. Je kunt dit omzeilen door een internationaal merk in te schrijven. Als er dan problemen zijn in één van de landen waar het merk wordt of is ingeschreven, dan heeft dit alleen effect voor de merkbescherming in dat ene land. Anders geldt dat een succesvol bezwaar in één land, fataal is voor de bescherming in alle andere EU-landen.

Wil je je merk overdragen? Dit regel je met de akte van overdracht merk.

Mag een ander alleen gebruik maken van je merk? Dan kun je je toestemming daarvoor regelen met een licentieovereenkomst voor een merk.

Heb je vragen over (de bescherming van) jouw merk? Dan kun je altijd contact met me opnemen!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.