Legalloyd Blog - Merkverwatering en soortnamen

Merkverwatering en soortnamen

Merkverwatering

Merkverwatering is de situatie dat een merknaam van een product of dienst zo bekend wordt dat het in de spreektaal de product- of dienstnaam wordt. De merknaam wordt dan eigenlijk een synoniem voor de soortnaam van het product en verliest zijn specifieke betekenis voor het merk waar het oorspronkelijk bij hoorde. Denk bijvoorbeeld aan 'aspirine' - oorspronkelijk een merknaam van Bayer voor aspirine; inmiddels algemeen gebruikt voor allerlei soorten hoofdpijntabletten. Een recenter voorbeeld is de 'Tikkie', als merk gedeponeerd door ABN AMRO, maar in de volksmond gebruikt voor allerlei betaalverzoeken. Let op: verwatering komt dus met name voor bij algemeen bekende merken. 

Wat zijn de gevolgen van verwatering van je merk en wat kun je hier tegen doen? Ik leg het je uit in deze blog.

Gevolgen: nadelen en voordelen

Wanneer een merknaam een soortnaam wordt, noemen we dat dus de verwatering van een merk. Vaak gaat dit geleidelijk.

Voordelen

Het (enige) voordeel van merkverwatering lijkt te zijn dat de naamsbekendheid van het merk enorm toeneemt, omdat iedereen de merknaam kent en gebruikt.

Nadelen

Er kleven echter vooral nadelen aan merkverwatering. Als gevolg van merkverwatering wordt je merk immers minder sterk. Dit heeft als gevolg dat het merkenrecht steeds slechter gehandhaafd kan worden. Wanneer een merk verwatert en steeds meer tot een soortnaam verwordt, dan kun je veel moeilijker tegengaan dat een ander het woord ook voor de aanduiding van een bepaald product gaat gebruiken. Er wordt op dat moment immers afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk (Intel/Intelmark-arrest).
In feite is afbreuk aan het onderscheidend vermogen gelijk te stellen aan verwarringsgevaar → als het publiek verward is over de herkomst van het product doordat het merk heel erg lijkt op een ander merk, zal het laatstgenoemde merk in zijn herkomstfunctie worden aangetast en is dit merk dus niet meer goed in staat om zijn producten van die van anderen te onderscheiden. 

Concluderend kan de grote naamsbekendheid van een merk er toe leiden dat de zogenaamde herkomstfunctie van het merk wegvalt. Het merk is dan dus niet langer geschikt om de herkomst van waren of diensten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van een andere herkomst. Het merk zal dan vrij gebruikt kunnen worden door derden. 

Wat kun je als merkhouder nu precies doen om verwatering te voorkomen/te bestrijden?

Bedenk een 'sterk' merk

Kort gezegd is een ‘sterk' merk een merknaam die een product of dienst niet beschrijft; als het niets te maken heeft met de functie van het product. Zo kun je een merk bijvoorbeeld vernoemen naar een persoon of een groep personen. Op deze manier staat de naam ver van het product af en treedt er minder snel merkverwatering op. Dus: hoe sterker het merk, hoe lastiger het kan verwateren. Van belang is in dit kader hoe consumenten het merk zien. Begrijpen ze nog dat de naam een merk is of denken ze dat het een naam voor een soort is? Zorg er dus voor dat consumenten de naam als een merk zien. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advertenties. 

Oneigenlijk gebruik

Een andere manier waarop een merkhouder van een (algemeen) bekend merk kan voorkomen dat merkverwatering plaatsvindt, is door de andere partij aan te schrijven wegens oneigenlijk gebruik van het merk en de ander te vragen hiermee te stoppen. 

Oppositie

Daarnaast kun je als merkhouder optreden tegen merkverwatering door het instellen van oppositie tegen een door een ander gedeponeerd merk dat verwarringwekkend veel lijkt op het oudere (algemeen) bekende merk. Oppositie moet binnen twee maanden na publicatie van het nieuwe depot (de merkaanvraag) worden ingediend. Het indienen van een oppositie is een complex juridisch proces. Er zijn ook vrij hoge kosten aan verbonden. 

De merkhouder kan oppositie instellen tegen een merk dat:

(i) verwarring kan stichten met het (algemeen) bekende merk; en

(ii) ongerechtvaardigd voordeel trekt of afbreukt doet aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere (algemeen) bekende merk. 

Als merkhouder moet je actief optreden tegen verwatering. Daarbij is het aan de merkhouder om aan te tonen dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Bedenk een soortnaam

 

Je kunt ten slotte voorkomen dat jouw merk 'verwatert' door hiervoor naast een merknaam zelf een soortnaam te introduceren. Als iemand anders dan eenzelfde soort product of dienst op de markt brengt, kunnen ze die soortnaam daarvoor gebruiken. De merknaam blijft dan specifiek aan jouw product verbonden. Een goed voorbeeld hiervan is de naam 'bromfiets', bedacht door Solex. Solex was de eerste die een bromfiets ontwikkelde en op de markt bracht. Door 'bromfiets' te introduceren werd voorkomen dat alle soorten bromfietsen Solex genoemd zouden worden.

Heb je dus een hip en populair kledingstuk of broodbeleg bedacht? Introduceer hiervoor dan een soortnaam. De voormalig merkhouder van 'bikini' of 'hagelslag' dat dit waaarschijnlijk ook graag gedaan.

 

Bekende voorbeelden van (risico op) merkverwatering:

  • Tikkie
  • Frisbee
  • Jacuzzi
  • Chocomel
  • Ipad
  • Spa
  • Barbie
  • Kruimeldief

Heb je nog vragen over merkverwatering of algemene vragen binnen het merkenrecht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.